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请求原则和听证原则是专利申请的复审程序中应当遵循的基本程序原则。请求原则要求复审程序应当基于当事人的请求启动。听证原则保证在作出对当事人有不利影响的审查决定之前，给予当事人就该决定所依据的事实及理由陈述意见的机会。除此之外，依职权审查原则也是复审程序中的重要审查原则。作为请求原则的补充，依职权审查旨在平衡审查效率和当事人权利，避免因严格遵循请求原则而可能导致的案件在实审和复审之间来回振荡，审查程序不恰当地延长。本文旨在通过法院案例讨论依职权审查在复审程序中的适用问题。
通常，在复审程序中，复审部门一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。但是出于提高审查质量和效率、缩短审查周期的目的，复审部门可以依职权对所审查的案件进行审查，而不受当事人请求的范围、理由和证据的限制，由此造成依职权审查是否违背请求原则和听证原则的疑问。
为了更清楚地研究复审部门依职权审查的边界，本文选取了几个具体案例，分析了在复审程序中复审部门依职权引入新理由及证据时的情形。然而，在实践中，如何判断复审部门的依职权审查是否违背了请求原则和听证原则，仍有很多值得探讨的空间。
一、复审程序中相关原则的规定
对于复审程序的请求原则、听证原则和依职权审查原则，《专利审查指南》中作了具体规定。
《专利审查指南》第四部分第一章第2.3节“请求原则”规定：
《专利审查指南》第四部分第一章第2.5节“听证原则”规定：
《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节“理由和证据的审查”规定：
《专利审查指南》第四部分第二章第4.3节“审查方式”规定：
二、具体案例分析
（一）已接受的依职权审查
案例1（(2019)最高法知行终5号）： 涉及用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷
1、案情摘要
本案驳回决定针对的是专利法第三十三条有关修改超范围的问题。专利申请人提起复审请求时修改了权利要求，克服了实审部门驳回决定中认定的修改超范围问题。在收到复审部门发出的关于涉案申请相对于对比文件1不具备创造性的复审通知书后，专利申请人再次修改了权利要求，并增加了被诉决定所认定的新的区别特征（3）。对增加区别特征（3）之后的权利要求是否具有创造性，复审部门并未听取专利申请人的意见，而是直接以不具备创造性为由维持了驳回决定。专利申请人认为复审部门变更了驳回理由，违反法定程序。
二审判决认定：
一般而言，复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的，均属引入新理由或者证据。此时，国家知识产权局复审部门原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会。但是，基于国家知识产权局在实审期间已经对包含该区别特征（3）的技术方案的新颖性引用同一对比文件进行过评述、新颖性评价与创造性评价的关系以及该区别特征（3）的相对独立性等因素，本案符合足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷的情形，因而不属于引入新事实或者证据作出复审决定的情形，不构成程序违法。
2、案例总结
复审部门以审查驳回决定合法性为基本审查范围，一般应仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，而不能超出驳回决定所依据的理由和证据范围。但是，可以在特定情况下依职权对驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据等进行相应审查。如果复审部门采用驳回决定作出前已告知过申请人的足以予以驳回的其他理由及其证据维持驳回决定，则符合审查程序的要求。
另外，值得一提的是，该案在实质审查程序中只评价了包含该区别特征（3）的技术方案的新颖性。最高院基于创造性要求高于新颖性要求，根据举轻以明重的解释原则，认为实质上隐含作出了区别特征（3）不能给相关技术方案带来创造性的意见而且区别特征（3）具有相对独立性，由此认定本案不具备创造性的问题属于“足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷”，不属于引入新事实或者证据的情形。然而，这个情形是极为特殊的情况，因为它的成立的条件比较多，尤其是区别特征（3）相对于其它特征的独立性的判断要求也很高。
案例2（（2023）最高法知行终64号）： 涉及驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷
1、案情摘要
本案在实审阶段以不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由被驳回。在复审阶段复审部门依职权审查中发现，本申请说明书中只给出任务和设想，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段，致使所属领域的技术人员不能实现该发明，本申请不符合专利法第二十六条第三款的规定，遂向专利申请人发出复审通知书。专利申请人提交意见陈述书。复审部门据此作出被诉决定，以说明书未对发明作出清楚、完整的说明，不符合专利法第二十六条第三款的规定为由维持驳回。专利申请人认为复审部门改变驳回决定所依据的事实和理由，程序违法。
二审判决认定：
在复审程序中，审查部门发现专利申请存在驳回决定未提及的明显实质性缺陷的，可以依职权对此进行审查，而不受申请人请求的范围和提出的理由、证据的限制，但应当遵循听证原则，给申请人充分陈述意见的机会。本案中，复审部门在复审程序中认为本申请不符合专利法第二十六条第三款关于说明书应当对发明作出清楚、完整说明的规定，存在驳回决定未提及的明显实质性缺陷，故其有权依职权对此进行审查。复审部门发出了复审通知书，专利申请人也就此提交了意见陈述书，充分发表了意见，遵循了听证原则。
2、案例总结
复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，在特定情形下也是专利审查程序的延续。当复审部门发现驳回决定未提及的明显实质性缺陷（如说明书不清楚、不完整（第二十六条第三款），不具备实用性（第二十二条第四款），权利要求不清楚（第二十六条第四款））时，可依职权审查，不受申请人请求的范围和提出的理由、证据的限制，但核心前提是必须遵循听证原则，需明确告知申请人缺陷理由、证据，给予充分陈述意见的机会，否则程序违法。
由于在复审程序中有权依职权审查，申请人答辩时不仅要针对原驳回理由（如本案中的创造性）争辩，还需关注依职权审查提出的新缺陷，如果属于明显实质性缺陷，可以及时补充披露关键技术细节或作出合理解释。为了避免因“说明书不清楚不完整”被认定为明显实质性缺陷，在撰写说明书时要对发明作出清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。说明书不能仅停留在技术构思层面，还要披露实现发明的具体技术手段及具体实施方式，确保本领域技术人员无需额外创造性劳动即可实施。
案例3（（2022）最高法知行终442号）： 涉及证据使用方式的调整
1、案情摘要
涉案申请被实审部门以不具备创造性为由驳回，证据组合为对比文件3、4、5、6。申请人提出复审请求并修改权利要求后，复审部门以相同的创造性理由作出维持驳回的被诉决定，但证据组合调整为对比文件3、4、6及公知常识（删减对比文件5，将其内容认定为公知常识），且新增对说明书实验数据证明力的质疑。申请人认为被诉决定的证据组合、依据的证据和理由与驳回决定/复审通知不同，程序违法。
二审法院认定：
申请人在请求复审时修改了专利申请文件，国家知识产权局在不改变驳回理由且未引入新的证据及其证明的事实的前提下，将对比文件的组合方式由对比文件3加对比文件4、5、6改为对比文件3加对比文件4、6以及本领域的公知常识，删减了对比文件5，并且在复审通知书中将对比文件5的相关内容认定为公知常识，和驳回决定的具体理由一致。被诉决定虽然改变了证据的使用方式，但仍然在原有对比文件范围内，未引入新的现有技术方案。在申请人进行申请文件修改后，国家知识产权局作出审查决定之前，关于被诉决定的驳回理由、所依据的证据、所认定的事实，国家知识产权局均给予申请人陈述意见的机会，没有违反听证原则。
2、案例总结
复审程序是针对驳回程序的救济，同时也在一定程度上构成对专利申请是否符合授权条件的审查程序的补充和延续。复审部门可在原有证据和驳回理由框架内对论证逻辑、证据使用方式进行调整和优化（如变更最接近的现有技术和/或缺省其中的某份证据），若未引入不属于驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及明显实质性缺陷的新理由，且已保障申请人陈述意见的机会，即不违反法定程序。
申请人在复审中答辩时，需关注复审部门对证据组合、论证逻辑的调整，分析调整后的内容是否存在实体缺陷并充分陈述意见，避免因忽视细节导致抗辩不充分。
（二）未被接受的依职权审查
案例4（（2018）京行终195号）： 涉及能否合理预期、未提及缺陷以及明显实质性缺陷
1、案情摘要
涉案专利申请在实质审查中以相对于对比文件1实施例2-48的化合物不具备创造性为由被驳回。申请人提出复审请求并两次修改权利要求后，复审部门作出被诉决定，以申请相对于对比文件1实施例2-205的化合物不具备创造性为由维持驳回。申请人提起上诉。
二审法院认定:
复审部门在复审程序中应以请求原则为基础，将依职权审查作为请求原则的例外或者补充。复审部门在复审程序中依职权对专利申请的缺陷进行审查的范围仅限于驳回决定已经提及的缺陷或者驳回决定未提及的明显实质性缺陷，且应当履行听证原则，确保申请人陈述意见的权利和机会。最高人民法院在（2014）知行字第2号行政裁定中认为：不宜将《专利审查指南》列明的“明显实质性缺陷”扩大解释到创造性。
被诉决定在评价创造性时，引用了对比文件1的不同实施例，实质是使用了不同的对比文件，亦即使用了驳回决定中未提及的理由，因而被诉决定的审查超出了驳回决定的范围，且有关专利权创造性的问题显然并不属于“明显的实质性缺陷”，违反了法定程序。而且，对比文件1实施例2-205的化合物与实施例2-48的化合物的结构以及所测定的参数相差较大，合议组主张这两个化合物之间存在密切的关联性缺乏事实依据，且并不是申请人能够合理预期到的内容。
2、案例总结
本案属于比较特殊的情形。对比文件1公开了582个实施例和相应的582个实施例化合物。由于对比文件1涉及数量庞大的实施例化合物，实施例2-205的化合物与实施例2-48的化合物的公开位置相距较远，且这两种化合物又无密切关联性，因此尽管在同一对比文件中，但将最接近现有技术由实施例2-48的化合物更换为实施例2-205的化合物来评价创造性相当于使用了不同的对比文件，对于申请人而言实际上是不能够合理预期的。
笔者认为，在本案中，法院认定合议组超出了可依职权审理的范围，可能主要考虑到当最接近现有技术变更后创造性评述所基于的事实、理由和证据明显超出了申请人在提交复审请求时的预期。因此，是否明显超出申请人的预期可以作为合议组依职权审查边界的一个重要判断因素。但是，如果对比文件中涉及数量较少的实施例，合议组在评价创造性时将最接近现有技术由某一实施例更换为另一实施例对于申请人而言就不一定会缺乏合理预期。在实践中案情各异，需结合具体案情来进行具体判断。
另外，由本案可知，复审部门可以在特定情况下依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷等进行相应审查；如果涉及驳回决定已经提及的缺陷，无论其是否属于“明显实质性缺陷”，复审部门在复审程序中均可予以审查；如果驳回决定未提及的缺陷不属于“明显实质性缺陷”，则不属于复审部门依职权审查的范围。“明显实质性缺陷”通常涉及说明书不清楚、不完整（第二十六条第三款），不具备实用性（第二十二条第四款），权利要求不清楚（第二十六条第四款）等问题，创造性问题不属于“明显实质性缺陷”。
当在复审中遇到更换最接近现有技术或理由的情形时，申请人要主动核查审查范围的合法性，通过对比“实审阶段的驳回理由/证据”与“复审阶段的理由/证据”，判断是否存在“更换对比文件、新增非明显实质性缺陷理由”等情况。如果发现审查范围超界，可在答辩中反驳复审部门扩大化审查逻辑，主张其依职权审查范围不合理，程序违法。
案例5（（2023）最高法知行终913号）： 涉及新证据的引入
1、案情摘要
涉案申请在实审阶段以相对于对比文件1和公知常识不具备创造性为由被驳回（依据）。申请人提出复审请求后，复审部门在复审通知书及被诉决定中依职权引入参考文献1、2（非公知常识证据，是专利文献），用以佐证现有技术，最终维持驳回决定。专利申请人认为被诉决定引入了新的事实或者证据，构成程序违法。
二审法院认定：
被诉决定之所以引入参考文献1、2，实质上不是用于佐证而是弥补对比文件1和公知常识证据未给出的技术教导。虽然被诉决定形式上是以对比文件1结合本领域常规知识来评述本专利权利要求1的创造性，但实质上使用了参考文献1和参考文献2作为对比文件。被诉决定的上述做法实质上是引入了公知常识证据之外的新的证据及新的证据组合方式评价本申请权利要求1的创造性，构成程序违法。
2、案例总结
复审程序中国家知识产权局以驳回决定所依据的事实和理由为其审查的基本范围，以依职权引入新的理由进行审查为其例外情形。审查指南规定合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补入相应的技术辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。公知常识证据的引入是为了佐证现有技术状况。复审程序不允许引入公知常识证据之外的新证据来弥补原驳回决定的论证缺陷。在复审程序中引入非公知常识证据的情况下，如果引入该证据不是用于佐证已有主张、而是填补原有证据的技术启示空白，则属于“引入新证据及新证据组合方式”，违反法定程序。
三、实践建议
在专利复审程序中，请求原则和听证原则是保障当事人利益、维护法律公平公正的重要程序原则，而依职权审查原则允许复审部门在特定情形下超越当事人请求范围进行审查。当事人容易关注于实体审查，而忽略了程序性问题。通过上述案例可知，依职权审查原则在专利审查中具有密切的技术关联性，对其准确认识和理解能够更有效地维护专利申请及确权权益。
复审部门依职权对所审查的案件进行审查一般涉及足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷、与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷、驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷、证据使用方式的调整、公知常识证据的引用等。申请人需要判断依职权引入的内容是否符合《专利审查指南》中规定的依职权审查的情形，并据此判断复审部门是否违反请求原则和听证原则。
例如，当复审部门直接变更驳回理由时，申请人需首先判断引入的理由是否属于《专利审查指南》中所规定的上述缺陷，例如是否是驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据足以予以驳回的缺陷、是否是明显实质性缺陷（包括说明书不清楚不完整、不具备实用性，权利要求不清楚等问题，不涉及创造性问题）。若不属于上述缺陷，则审查超出了专利驳回复审的审理范围，申请人可以违反法定程序为由要求撤回不利的决定。
对于证据而言，目前复审部门可以在原驳回决定引用的证据内调整证据使用方式，例如变更最接近的现有技术和/或缺省其中的某份证据，使得复审部门有了更大的自由裁量权。但是，复审程序仍不允许引入公知常识证据之外的新证据。由此，当发现审查中引入了专利文献、期刊文章等新证据，即使在形式上没有作为对比文件与最接近的现有技术结合评价创造性，都应从技术层面分析新证据的用途。如果新证据用来弥补技术启示，则属于不允许的新证据引入，申请人可以程序违法为由要求撤回不利的决定。
四、结束语
专利复审程序既是为申请人提供权益救济的法定途径，也是对专利审批程序的有效延伸与完善，对提升专利授权质量、规范审查运行机制、提高审查工作效能具有积极意义。程序正当原则贯穿专利审查及复审全过程，当事人所享有的各项程序性权利应当得到充分尊重与保障。在复审程序中，针对合议组在依职权审查过程中存在的各类程序瑕疵，当事人可依法提出异议与抗辩，确保审查程序始终在合法合规的轨道内规范运行。基于典型复审案例的梳理与分析，本文旨在进一步厘清专利依职权审查原则的适用范围与边界，统一实务审查尺度，为后续同类案件的审查处理提供规范、清晰的实践指引。
参考文献
1.《专利审查指南》，2023，中华人民共和国知识产权局。
2.《中华人民共和国专利法》，2021。
3.最高人民法院行政判决书（2019）最高法知行终5号。
4.最高人民法院行政判决书（2023）最高法知行终64号。
5.最高人民法院行政判决书（2022）最高法知行终442号。
6.北京市高级人民法院行政判决书（2018）京行终195号。
7.最高人民法院行政判决书（2023）最高法知行终913号。
（原标题：【一家之言】浅谈专利复审程序中的依职权审查原则）
来源：贸促专商
作者：赵方鲜，专利代理师；业务领域：有机化学、化学工程、精细化工、高分子材料与工程、材料科学与工程、石油加工与石油炼制领域专利代理业务；联系方式：邮箱：zhaofx@ccpit-patent.com.cn
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