某制鞋公司针对某几个图案先后注册了商标以及外观设计专利，并且将图样使用在了自己的某款鞋上，但某知名商标的权利人认为该鞋子的图样与其多个在先商标构成近似，容易使相关公众产生混淆，认为该外观设计专利具有搭便车、傍名牌的故意，向国家知识产权局提出了该专利无效宣告请求，某制鞋公司以外观设计专利是对自己在先商标的正当合法使用为由予以抗辩。法院如何予以认定？本文将结合最高人民法院的最新案例判决对上述问题进行探讨。

一、裁判要旨

1. 判断外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突，实质审查的是外观设计专利的实施是否会侵犯他人在先商标权，即以相关公众的一般注意力为标准，外观设计专利使用的诉争设计是否与他人的在先商标构成近似，容易导致相关公众的混淆或误认。应适用商标侵权的判断标准，判断主体是相关公众。综合考虑外观设计专利产品种类与商标核定使用的商品或服务的类似程度、诉争设计与在先商标的近似程度、商标的显著性和知名度等因素进行判断。

2.外观专利权人也享有注册商标专用权时，其明显改变自己注册商标区别于他人具有较高知名度的在先注册商标的显著特征，实质将他人商标显著特征用于专利外观设计中，且具体使用方式与他人在先商标基本一致的，不构成对自己注册商标的正当合法使用，该外观设计专利权与他人在先商标权构成权利冲突。

二、案情简介[1]

（一）专利无效阶段

请求人彪某欧洲公司（下称“彪某公司”）以江苏多某体育用品有限公司（下称“多某公司”）拥有的专利号为202230276495.6、名称为“运动鞋”的外观设计专利（下称“涉案专利”）与其四个在先商标（G581191号等）构成近似、违反《专利法》第23条第3款为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求。多某公司辩称，其鞋帮处的条纹图案是对自己合法拥有使用权的第3016612号注册商标（下称“612号商标”）的使用，且该商标曾通过商标异议审查，被认定与彪某商标不近似。国家知识产权局作出第563353号决定，认为涉案专利图案更接近多某公司的612号商标，与彪某商标不构成近似，故维持专利权有效。

（二）行政诉讼一审阶段（北京知识产权法院）

彪某公司不服国知局决定，向北京知识产权法院提起诉讼。一审法院认为，涉案专利图案与多某公司612号商标的相似度明显高于彪某的在先商标，多某公司有权将自己合法使用的商标用于专利产品上，在彪某无证据证明造成混淆的情况下，维持了国知局决定，驳回彪某诉讼请求。

（三）行政诉讼二审阶段（最高人民法院）

彪某公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，并补充提交了大量关于其跑道图形商标知名度、多某公司的关联公司恶意抄袭等一系列证据。最高人民法院经审理后认为，虽然涉案专利图案与多某公司612号商标近似，但该图案明显改变了612号商标区别于彪某商标的显著特征，更靠近彪某的商标设计。结合彪某商标的极高知名度，多某公司的行为不构成对自身商标的正当使用，易导致相关公众混淆。最终，最高院撤销一审判决及国知局决定，责令国知局重新作出审查决定。

三、法院判决

本案的争议焦点系：涉案外观设计专利鞋帮处的图案是否与彪某公司在先商标构成权利冲突？多某公司主张该图案系对其自有商标的“正当合法使用”能否成立？围绕上述争议焦点，一审法院北京知识产权法院和二审法院最高人民法院分别在判决书的“本院认为”部分阐述如下观点：

（一）一审法院观点

1.对比对象

将涉案专利图案分别与彪某公司的四个在先商标进行比对。

2.认定逻辑

涉案专利图案与多某公司拥有合法使用权的612号商标在“下端三条弧形带有间隙的带状图案”“最上部的弧形轮廓鼓起”等细节上更为接近，相似度明显高于彪某的在先商标。

3.结论

多某公司有权将自己合法使用的商标使用于专利产品上。在彪某公司无充分证据证明消费者产生实际混淆的情况下，不构成权利冲突，维持专利有效。

（二）二审法院观点：

1.审查标准升级

判断是否构成权利冲突，应适用商标侵权的判断标准，综合考量商品类似程度、标识近似度、在先商标的显著性和知名度。

2.突破性认定——“非正当使用”

（1）知名度认定

彪某公司的三个在先商标在涉案专利申请日前，已通过奥运会、世界杯等长期宣传，在运动鞋商品上具有较高知名度。

（2）改变显著特征

虽然涉案专利图案与多某公司的612号商标近似，但多某公司并未规范使用自己的商标。其专利图案明显改变了612号商标区别于彪某公司商标的部分显著特征（如线条是否合并、比例分布等），实质将彪某商标的显著特征用于本专利中。

（3）混淆可能性

在彪某公司的商标具有高知名度的情况下，多某公司在相同位置（鞋帮侧面）使用高度近似的图案，容易使相关公众对产品来源产生混淆。

（三）结论：

多某公司对诉争图案的使用不构成对其被许可使用的612号商标的正当合法使用，涉案专利与彪某在先商标权构成冲突，应宣告无效。

最高人民法院认为，“判断外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突，实质审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于在先商标权所享有的合法权利或利益”，应当适用商标侵权的判断标准。

在彪某公司的三个在先商标在本专利申请日前已经具有较高知名度和显著性，且612号商标与三个在先商标具有一定近似性的情况下，江苏多某公司在鞋类产品尤其是运动鞋类产品中更应当规范使用612号商标，注意合理避让。

然而，其在本专利中使用的诉争图案却明显改变了612号商标区别于彪某公司三个在先商标的部分显著特征，而实质将三个在先商标的显著特征用于本专利中，且与三个在先商标实际使用到运动鞋上的具体使用位置、方式基本相同。结合彪某公司三个在先商标的显著性及知名度，本院认为江苏多某公司在本专利设计1-5中对诉争图案的使用不构成对其被许可使用的612号商标的正当合法使用。……本专利设计1-5与彪某公司的三个在先商标权冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定，应予无效。”

四、实务经验总结

（一）作为专利无效请求人应如何收集提供证据？

本案中彪某公司在二审的逆转，关键在于证据是否充分。原告在主张外观专利与在先商标权冲突时，应重点收集以下三类证据：

（1）知名度证据（核心）

尽量提供证明商标“高知名度”的证据。如本案中的各项国际知名赛事（奥运会、世界杯）赞助记录、各类媒体检索报告（报纸、期刊）、销售数据、专卖店列表、明星代言、市场调查公司出具的消费者认知调查报告等，用以证明在涉案专利申请日前，该商标在消费者认知中已具有极高显著性，从而扩大其排他权范围。

（2）主观恶意证据

收集对方当事人或关联方的“案底”，如对方此前申请过的近似商标被驳回、类似专利被无效的记录，用以证明其存在攀附恶意，打破“独立设计”或“正当使用”的抗辩。

（3）混淆证据

除市场调查报告外，网络平台上的消费者评论、贴吧讨论，均可作为辅助证明“实际混淆”或“混淆可能”的证据。

（二）作为专利权人应如何抗辩与规避风险？

外观设计经形式审查并被授权后，其实施可能会与在申请日之前他人已经合法取得的权利相冲突，损害在先权利人的合法权利。因此，即使权利人拥有在先商标以及外观设计专利，也并非可以高枕无忧，在被提起无效宣告请求之后，应当积极的进行答辩：

（1）抗辩的底线

“正当使用”抗辩有严格限制。拥有自有商标并非“免死金牌”。如果为了“傍名牌”而刻意将自己的商标进行变形，使其更接近知名商标，法院将认定这超出了“正当使用”的范畴。诚实信用原则是判断正当性的核心。

（2）规范使用原则

如果拥有在先注册商标，应当严格、规范地使用该注册商标（即使用商标注册证上的图样）。任何为了适应产品外观而进行的改变，特别是向他人高知名度商标方向的改变，都会导致权利基础的动摇。

（3）避让义务

当知晓他人在相同商品上拥有高知名度的在先商标时，即便拥有自己的注册商标，在后权利人仍负有合理避让义务。在设计产品外观时，应尽量采用与高知名度商标区别度较大的设计。

五、相关法律规定

《中华人民共和国专利法》

第二十三条第三款  授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

第十六条 专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

《中华人民共和国商标法》

第五十九条第三款  商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

（注：本案虽非直接适用该法条，但二审判决中关于“正当使用”的法理精神与此条相通，即判断使用是否善意、是否具有攀附意图。）

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》

第三十条 无效宣告请求人在专利确权行政案件中提供新的证据，人民法院一般不予审查，但下列证据除外：

（一）证明在专利无效宣告请求审查程序中已主张的公知常识或者惯常设计的；

（二）证明所属技术领域的技术人员或者一般消费者的知识水平和认知能力的；

（三）证明外观设计专利产品的设计空间或者现有设计的整体状况的；

（四）补强在专利无效宣告请求审查程序中已被采信证据的证明力的；

（五）反驳其他当事人在诉讼中提供的证据的。

六、延伸阅读

裁判规则一：含有文字的外观设计专利也可能会与他人对文字本身享有的合法权益产生权利冲突。

案例一：最高人民法院在马某、嘉某（中国）啤酒工贸有限公司等行政二审行政判决书【（2023）最高法知行终42号】中认为，由于某文字标识具有识别商品来源的作用，包含该文字标识字样的外观设计专利的实施客观上会与在先申请的注册商标权利相冲突，这种情况也应当属于专利法第二十三条立法予以规制和需要防范的对象，这种冲突的解决有必要按照保护在先权利的原则进行处理。第二，因对某文字标识的在先使用所享有的在先权益。尽管商标关注的是标识的可区分性，外观设计要求的是“富有美感的新设计”，文字的具体内容并非外观设计的保护范围，但当外观设计专利包含文字时，判断该外观设计专利与在先商标权是否冲突，关键在于判断该外观设计专利的实施是否会侵害在先商标权。如果外观设计专利包含的文字与在先商标标识相同或近似，且两者使用的商品相同或类似，该外观设计专利权的实施可能会使相关公众混淆、误认时，外观设计专利权的实施就可能损害商标权人的合法权利，造成外观设计专利权与注册商标专用权的冲突。

裁判规则二：专利法第二十三条第三款规定的权利冲突涉及的冲突要素并不局限于作为整体的外观设计，而应包括该外观设计中的局部设计要素。

案例二：最高人民法院在雷某公司与中华人民共和国国家知识产权局其他二审判决书【（2023）最高法知行终1171号】中认为，专利法第二十三条第三款规定的权利冲突涉及的冲突要素并不局限于作为整体的外观设计，而应包括该外观设计中的局部设计要素。就商业标识有关的权利冲突而言，只要涉案外观设计中含有具有商业标识性质的设计要素，且该设计要素具备表征产品来源的功能，那么在考虑是否构成权利冲突时，就应重点考虑前述商业标识设计要素与在先涉案商标是否相同或近似。专利权人关于国知局作出的无效宣告请求审查决定只能考虑作为一个整体的本专利与在先商标是否存在冲突的上诉理由于法无据，也不符合专利法第二十三条第三款的本意。

脚注：

[1] 案件来源：彪某欧洲公司与江苏多某体育用品有限公司、国家知识产权局二审行政判决书【（2024)最高法知行终1274号】

（原标题：当外观设计专利遇到在先商标权：中国最高法院最新判例解读丨威科先行）

作者：韩晶，北京云亭律师事务所资深律师；专业领域：知识产权争议解决、民商事争议解决、公司法律事务；联系方式：邮箱：hanjing@yuntinglaw.com、电话：(86) 18516955008

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